세이프투데이는 최근 벌어지고 있는 주식회사 메탈히터와 주식회사 지엔에스엠 두 회사의 소송 건을 3번에 나눠 살펴보고 있다. 이미 첫 번째는 작년 11월5일 수원지방검찰청 안산지청에 제기된 ‘업무방해 고소’ 건과 두 번째로 작년 11월5일 수원지방검찰청 안산지청에 제기된 ‘부정경쟁방지 및 영업 비밀 보호에 관한 법률 위반 등’의 건을 다뤘다. 이번에는 세 번째로 주식회사 지엔에스엠의 주식회사 메탈히터 제품에 대한 ‘디자인 권리 침해 등’에 대해 다룬다.

주식회사 메타히터 허윤경 대표는 작년 8월22일 수원지방검찰청에 주식회사 지엔에스엠, 주식회사 지엔에스엠 서상민 대표, HDC현대산업개발 주식회사 김대철 대표에 대해 ‘디자인 권리 침해 등’에 대해 고소장을 접수했다.

고소 취지는 주식회사 지엔에스엠, 주식회사 지엔에스엠 서상민 대표이사, HDC현대산업개발 주식회사 김대철 대표는 동파방지용 히터 디자인(디자인등록번호 0891915)에 대해 정당한 권한이 없음에도 불구하고 2018년 1월 경부터 2020년 1월8일 현재까지 이 사건 디자인과 그 내용이 동일한 제품인 메탈히터 GSM-AT-MINI, GSM-AT-60M 2종의 제품을 생산해 판매하도록 했다.

또 HDC현대산업개발 주식회사는 이 사건 디자인권 침해 제품이 주식회사 메탈히터 제품의 디자인권을 침해한다는 사실을 알고도 이 사건 디자인권 침해 제품을 구매하는 방법으로 서상민이 이 사건 디자인권 침해를 이용하게 한 피고소인들의 철저한 조사해 처벌해 달라는 내용이다.

허운경 대표는 이 사건 디자인권이 등록된 2017년 1월20일부터 2019년 1월3일까지 이 사건 디자인권의 디자인권장였던 사람이고 주식회사 메탈히터는 2019년 1월4일 주식회사 메탈히터는 허윤경 대표이사로부터 이 사건 디자인권을 양도받아 2019년 11월 현재까지 이 사건 디자인의 디자인권자인 회사이다.

주식회사 지엔에스엠은 전기 배전반 및 전기히터 제조 및 판매 등을 목적으로 2018년 1월3일 설립된 회사로 서상민이 지엔에스엠의 대표이사이다. 지엔에스엠은 이 사건 디자인과 유사한 ‘메탈히터 동파방지 시스템’을 무단으로 생산해 판매하고 있다.

HDC현대산업개발은 ‘용인도시계획시설 조성공사 양지유통 업무설비 창고 신축공사(양지물류 창고신축공사)’의 시공사로 이 사건 디자인권 침해 제품이 허윤경 대표이사의 이 사건 디자인권을 침해하다는 사실을 잘 알면서 위 공사의 동파방지 시스템에 이 사건 디자인권 침해제품을 주식회사 지엔에스엠으로부터 납품받아 설치한 회사이다.

허윤경 대표는 소방기술사를 포함 각종 소방 관련 전문자격을 보유하고 있고 대규모 물류터미널 등의 소방시설 성능위주설계 책임자로 직접 참여한 바 있는 소방, 전기, 건설안전 분야 전문가이다. 허윤경 대표는 지난 2015년 12월 경 CJ대한통운의 경기도 광주 허브터미널 신축공사의 소방시설 성능위주설계 책임자로 직접 참여하면서 ‘메탈히터 동파방지 시스템’을 처음 접하게 됐다.

허윤경 대표는 당시 1Kg에 상당하는 주물형 메탈히터가 배관에 20m 간격으로 부착되는 탓에 배관의 무게가 증가하고 이로 인해 배관의 안전성 또는 지지대 설치를 위한 추가비용이 발생하는 등 기존 ‘메탈히터 동파방지 시스템’이 갖고 있는 문제점에 착안해 위 시스템을 소형화, 경량화하고 그 적용 범위를 소규경배관, 스프링클러헤드까지 확장하는 사업을 구상했다.

허윤경 대표는 이런 사업구상을 실행하기 위해 주식회사 상민이엔지(주식회사 메탈히터 상호 변경 전 상호)의 실질적 운영자인 서상민 대표이사에게 메탈히터 단점을 개선한 동파방지히터 개발을 의뢰했고 허윤경 대표는 2015년 12월23일 주식회사 상민이엔지와 제품개발계약을 체결했다.

◆ 서상민 상민이엔지 대표가 허윤경 대표에게 회사 인수 제안 = 이 사건 제품개발계약 체결 후 서상민 대표는 실질적으로 운영해 오던 상민이엔지는 매출 급감 등으로 사업 전망이 불투명해지고 5억원 이상의 부채가 쌓이는 등 재정상태 마저 극도로 악화돼 기술보증기금으로 부터 대출연장을 받지 못할 정도의 경영상 어려움을 가지게 됐다.

또 서상민 대표이사도 신용불량자로 개인적인 채무 변제가 시급한 상황이었다.

이에 서상민 대표이사는 2016년 1월 말 허윤경 대표이사에게 상민이엔지 인수를 제안했고 허윤경 대표이사는 주식 양수를 통해 대주주(70%)가 돼 상민이엔지를 인수해 대표이사로 취임했다. 이후 상민이엔지는 2018년 1월2일 상호를 주식회사 메탈히터로 변경했다.

허윤경 대표이사가 상민이엔지를 인수한 후에도 서상민은 메탈히터 직원으로 이 사건 제품개발계약에 따른 개발활동을 진행했다.

◆ 주식회사 메탈히터의 성공과 서상민 대표에 의한 법적 분쟁 = 허윤경 대표는 주식회사 메탈히터를 인수한 후 메탈히터 이 사건 제품개발계약을 통해 개발된 관련 특허와 이 사건 디자인이 적용된 ‘메탈히터 동파방지 시스템’을 개발했고 허윤경 대표는 제계적인 영업전략을 통해 초기 사업구상대로 이 사건 신축공사를 수주한 후 2017년 12월30일 납품 및 시공계약을 체결하고 2018년 6월30일 완공함으로서 주식회사 메탈히터의 회생은 물론 성장의 토대를 마련했다.

허윤경 대표의 이런 사업구상이 가시적 성과를 만들어 내자 서상민 직원은 상민이엔지를 허윤경 대표에게 넘긴 것을 후회하고 허윤경 대표가 이룬 과실을 탈취하겠다는 속셈으로 허윤경 대표를 상대로 이 사건 디자인 및 관련 특허에 대한 분쟁과 주식 반환청구 소송 등 일련의 법적 분쟁을 야기했다.

서상민은 2017년 10월27일 메탈히터를 퇴사한 후 2018년 1월3일 전기 배전반 및 전기히터 제조 및 판매 등을 목적으로 주식회사 지엔에스엠을 설립했고 주식회사 메탈히터에 근무하던 직원들을 데리고 나가 2020년 1월8일 현재까지 ‘메탈히터 동파방지 시스템’을 생산, 판매하고 있다.

◆ 허윤경 대표의 이 사건 디자인권 취득 = ‘동파 방지용 히터’ 디자인의 등록권리자는 주식회사 메탈히터이고 창작자는 허윤경 대표이다. 지난 2016년 7월25일 디자인을 출원했고 2017년 1월20일 디자인권 등록, 등록번호(제0891915호)를 받았다.

주식회사 메탈히터 품질책임자 오모 부장, 출하책임자 이모 과장, 신제품 개발 책임자 이모 차장은 2017년 12월 주식회사 메탈히터를 퇴사한 후 주식회사 지엔에스엠에 입사했다.

허윤경 대표는 주식회사 메탈히터에 이 사건 디자인권을 양도했고 주식회사 메탈히터는 2019년 1월4일 이 사건 디자인권의 전부이전등록을 했다.

허윤경 대표는 2017년 1월20일부터 2019년 1월3일까지, 주식회사 메탈히터는 2019년 1월4일부터 2020년 1월8일 현재까지 디자인보호법 제29조에 따라 이 사건 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점했고 독점하고 있다.

◆ 디자인 침해 범죄 사실 = 디자인 전용실시권 중 ‘실시’할 권리를 독점했거나 하고 있는 바 여기서 ‘실시’란 디자인권에 관한 물품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위해 청약하는 행위를 뜻한다.

주식회사 지엔에스엠과 주식회사 지엔에스엠 서상민 대표는 주식회사 지엔에스엠 설립 후 2020년 1월8일 현재까지 주식회사 메탈히터 제품과 유사한 ‘메탈히터 동파방지 시스템’을 생산하고 팜플릿 및 홈페이지, 블로그 등을 통해 메탈히터 제품과 같은 ‘메탈히터 동파방지 시스템’을 생산하는 것으로 홍보하고 있다.

HDC현대산업개발은 양지유통 창고신축공사의 시공사로 현대산업개발은 위 공사의 동파방지시스템 부분을 주식회사 성창기전에 하도급 줬고 서상민 대표는 2018년 6월 경 성창기전에 ‘메탈히터 동파방지 시스템’을 구현하는 메탈히터, 온도센서 등을 납품하고 위 공사현장에 이를 설치했다.

또 서상민 대표는 전국 각지의 대리점을 통해 이 사건 디자인권 침해 제품을 판매, 공급하고 있고 직접 학교, 물류센터, 아파트, 주차장, 공장, 상업시설 등 동파방지설비가 필요한 다수의 현장에서 이 사건 디자인권 침해 제품을 설치하고 있다.

서상민 대표는 이 사건 디자인 침해 제품을 생산해 전국 각지 대리점 등을 통해 판매하고 양지유통 창고신축공사 현장 등 다수의 현장에서 이 사건 디자인 침해 제품을 설치함으로서 이 사건 디자인권을 실시한 사실이 있다.

◆ 이 사건 디자인의 창의성 = 이 사건 디자인은 동파방지용 히터에 대한 것으로 창작성이 인정되는 부분은 ▲상단에는 한쪽이 길고 뾰족한 타원형의 형상으로 안으로 움푹 들어간 부분이 있는 점과 ▲하단에는 좌우로 긴 형태의 반원 형태의 홈뿐만 아니라 위 아래로 짧은 파이프에 부착될 수 있는 반원 현태의 홈이 교차돼 있는 점이다.

이 사건 디자인권 침해 제품은 주식회사 지엔엔스엠의 ‘GSM-AT-60M’과 ‘GSM-AT-MINI)’이다.

디자인 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리해 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰해 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단해야 하고 이 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용할 때뿐만 아니라 거래시 외관에 의한 심미감도 함께 고려해야 한다.
 
이 사건 디자인권 침해 제품은 이 사건 디자인과 마찬가지로 금속으로 제작된 히터 상부 본체, 히터 하부 본체, 위 각 본체 상의 길이 방향 발열체, 전원 인출부를 기본적 구성요소로 가지고 있는 점에서 완전히 동일하고 여기에 이 사건 디자인 도면과 같이 ▲좌우로 긴 직사각형의 형태에 모서리가 둥근 점 ▲상단은 완만한 삼각형 모양으로 솟아 있고 하단은 파이프에 부착될 수 있도록 둥근 반원 형태로 안으로 들어가 있는 점 ▲상단에는 한쪽이 길고 뾰족한 타원형 형상으로 안으로 움푹 들어간 부분이 있는 점 ▲하단에는 좌우로 긴 형태의 반원 형태의 홈뿐만 아니라 위 아래 짧은 파이프에 부착될 수 있는 반원 형태의 홈이 교차돼 있는 점 등이 동일하다.

이미 서상민의 주식회사 지엔에스엠 제품 중 ‘GSM-AT-60M’, ‘GSM-AT-MINI’는 이 사건 디자인권을 침해했다(서울중앙지방법원 2018카합20922 결정).

결국 이 사건 디자인과 침해 제품은 창작성이 인정되는 부분을 포함해 대부분의 형상이 동일해 전체적으로 보아 느껴지는 심미감이 유사하고 나머지 차이점은 미세한 차이점에 불과해 전체적으로 심미감에 영향을 미치지 않는다.

서상민 대표는 메탈히터 동파방지 시스템과 유사한 제품을 생산해 이를 대리점, 성창기전 등에 양도한 바 서상민 대표의 행위는 주식회사 메탈히터의 디자인권을 침해한 것이다.

◆ 양벌규정에 따른 주식회사 지엔에스엠에 대한 처벌 = 디자인보호법 제227조는 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 대해 제220조(침해죄)에 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 3억원 이하의 벌금형을 과하도록 규정하고 있다.

서상민 대표는 주식회사 지엔이스엠의 유일한 사내이사이자 대표자로 이 사건 제품개발계약에 따라 주식회사 메탈히터의 ‘메탈히터 동파방지 시스템’의 연구개발에 참여한 직원으로 사업이 가시적인 성과를 보이자 주식회사 메탈히터에 근무하던 직원들과 함께 퇴사 후 주식회사 지엔에스엠을 설립하고 이 사건 디자인권 침해제품을 기획해 불과 한 달여 만에 이 사건 디자인권 침해제품들을 생산해 판매하고 있다.

서상민 대표와 주식회사 지엔에스엠 모두 디자인보호법 제227조 양벌규정에 따라 처벌돼야 한다.

◆ 이 사건 디자인권 침해에 대한 HDC현대산업개발의 방조행위 = HDC현대산업개발이 시공사로 참여하고 있는 양지유통 물류창고 신축공사(처인구 양지면 양지리 산89-7번지, 공사기간 2017년 12월 - 2018년 11월)의 물류창고는 가연물을 적층보관하는 레크식 물류창고로 대형화재의 발생 위험성으로 인해 2015년 12월 경 건축허가 이전 소방전문가들로 구성된 평가단에 의해 성능위주설계 심의를 받았고 2016년 6월 경 성능위주설계는 최종 심의를 통과했다.

이 성능위주설계신고서에 따르면 위 창고에는 메탈히터 동파방지 시스템을 적용하고 메탈히터의 제품인 FPS-AT-Heater를 설치도록 돼 있다(성능위주설계 신고서 9.4.8 동파방지계획).

◆ 주식회사 메탈히터와 HDC현대산업개발 협의 과정 = 이 사건 성능위주설계에 따른 시공을 위해 주식회사 메탈히터는 2017년 6월10일 HDC현대산업개발의 양지유통 창고신축공사 현장책임자 강영일 부장을 만나 현장방문 및 메탈히터 동파방지 시스템에 대한 설명을 했고 2017년 7월8일 실행견적을 제출했고 2017년 9월21일 착수 및 준공일을 협의했다.

또 주식회사 메탈히터는 2017년 9월21일 HDC현대산업개발의 계열사인 HDC아이콘트롤스의 이인성 소방과도 옥내소화전의 메탈히터 FPS-AT Heater의 시공방법에 대해 협의를 마친 바 있다.

이러한 협의과정을 거쳐 HDC현대산업개발은 2018년 12월 경 양지유통 신축공사의 설비공사 입찰을 위한 설명회에서 동양이엔씨, 하나이엔씨, 현경기전, 협성기전 등 HDC현대산업개발의 협력사들에 메탈히터 FPS-AT Heater의 납품은 주식회사 메탈히터에서 납품하는 것으로 고지했다.

이후 주식회사 메탈히터는 2018년 1월9일 성창기전이 양지유통 신축공사의 설비공사에 낙찰됐다는 사실을 알게 됐다.

◆ HDC현대산업개발 현장 책임자 강모씨의 부당한 요구 = HDC현대산업개발 현장 책인자 강모씨는 주식회사 메탈히터에게 자신과 친분이 있는 성창기전에 공급하는 메탈히터 FPS-AT Heater의 납품단가를 낮춰 줄 것을 요구했고 주식회사 메탈히터는 이를 거부한 후 2017년 12월22일 강모씨의 부당한 요구와 성창기전이 모방 제품에 불과한 이 사건 디자인권 침해제품의 사용을 시도하려 한다는 사실을 HDC현대산업개발 감사실에 제보했다.

주식회사 메탈히터는 2018년 1월31일 HDC현대산업개발과 성창기전에게 하도급업체인 성창기전이 주식회사 지엔에스엠으로부터 납품 받으려고 하는 메탈히터 동파방지 시스템은 이 사건 디자인권 및 관련 특허를 침해하는 제품이라는 사실 이 사건 디자인권 침해제품을 사용하는 것은 이 사건 성능위주설계의 요구사항을 준수하는 것이 아니라는 사실을 밝히는 내용의 내용증명을 보냈다.

이 내용증명을 발송하고 2018년 3월 경 한 차례 성창기전과 내용증명으로 답신이 오간 후 2017년 5월18일 성창기전의 신모 상무는 주식회사 메탈히터의 이모 부사장과 회의에서 주식회사 지엔에스엠이 생산한 이 사건 디자인권 침해제품을 납품 받기로 확정됐다는 사실을 알려왔다.

◆ 부정경쟁방지법 위방의 범죄사실 = 부당경쟁방지법 제2조 제1호 자목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도, 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입, 수출하는 행위를 규정하고 있다.
 
이는 타인이 개발한 상품의 형태를 모방해 실질적으로 동일하다고 볼 수 있을 정도의 상품을 만들어 냄으로써 경쟁상 불공정한 이익을 얻는 것을 막기 위한 것으로서 여기에 규정된 모방의 대상으로서의 상품의 형태는 일반적으로 상품 자체의 형상, 모양, 색채, 광택 또는 이들을 결합한 전체적 외관을 말한다.

여기서 모방이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거해 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용, 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려해 판단해야 한다.

◆ 이 사건 디자인 침해 제품과 메탈히터의 제품 대비 = 이 시간 디자인권 침해 제품은 주식회사 메탈히터가 제작한 ‘메탈히터 동파방지 시스템’과 마찬가지로 금속으로 제작된 히터 상부본체, 히터 하부본체, 위 각 본체 상의 길이방향 발열체, 전원인출부를 기본적 구성요소로 가지고 있는 점에서 완전히 동일하고 여기에 ▲좌우로 긴 직사각형의 형태에 모서리가 둥근 점 ▲상단은 완만한 삼각형 모양으로 솟아 있고 하단은 파이프에 부착될 수 있도록 둥근 반원 형태로 안으로 들어가 있는 점 ▲상단에는 한쪽이 길고 뾰족한 타원형의 형상으로 안으로 움푹 들어간 부분이 있는 점 ▲하단에는 좌우로 긴 형태의 방원 형태의 홈뿐만 아니라 위 아래로 짧은 파이프에 부착될 수 있는 형태의 홈이 교차돼 있는 점 등이 동일하다.

양 제품은 실질적으로 동일한 형태로 인식되는 반면, 차이가 있는 특징들은 세부 부분들에 국한돼 있고 주의를 끌기 어렵거나 특별한 심미감을 불러일으킨다고 보기 어려운 것들이어서 이들은 세밀히 살펴보아야 비로소 발견할 수 있는 미시적인 것이 불과하다.

따라서 특별한 사정이 없는 한 피고소인들의 이 사건 디자인 침해 제품은 이 사건 디자인이 적용된 메탈히터 제품의 특정적인 형태를 모방한 것이라 봄이 타당하다.

2019년 2월20일 서울중앙지방법원은 피고소인이 제조 판매한 GSM-AT-60M, GSM-AT-MINI 등의 제품이 주식회사 메탈히터의 디자인권을 침해한다고 인정해 ‘피고소인을 포함한 채무자들이 위 제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 위한 청약 또는 전시를 해서는 아니된다’는 결정을 내렸고 이후 피고소인을 포함한 채무자들은 위 결정에 대해 가처분 이의를 신청했으나 2019년 6월25일 동 법원은 가처분결정이 정당하다고 판단해 위 가처분결정을 인가했다(서울중앙지방법원 18카합20922 판매금지가처분사건 결정문, 서울중앙지방법원 2019카합20357 가처분이의사건 결정문).

메탈히터 - 지엔에스엠 ‘메탈히터’ ②  
(주)메탈히터 - (주)지엔에스엠 ‘부정경쟁’
http://www.safetoday.kr/news/articleView.html?idxno=47910

메탈히터 - 지엔에스엠 ‘메탈히터’ ①  
(주)메탈히터 - (주)지엔에스엠 ‘소송 전쟁’
http://www.safetoday.kr/news/articleView.html?idxno=47878

주인 소송 ‘허윤경 메탈히터 대표’ 승  
법원 “‘서상민 대표, 명의신탁 주장’ 이유없다” 기각
http://www.safetoday.kr/news/articleView.html?idxno=47636

세이프투데이 윤성규 기자(sky@safetoday.kr)